특허심판원이 심사전치절차에서 특허청이 내세운 보정각하사유와 다른 사유를 들어 보정각하결정이 적법하다고 직권으로 판단할 수 있다고 한 사례.

특허심판원이 심사전치절차에서 특허청이 내세운 보정각하사유와 다른 사유를 들어 보정각하결정이 적법하다고 직권으로 판단할 수 있다고 한 사례.

 

판시사항 : 특허심판원이 심사전치절차에서 특허청이 내세운 보정각하사유와 다른 사유를 들어 보정각하 결정이 적법하다고 직권으로 판단할 수 있다고 한 사례.

 

판결요지 : 특허청이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 규정이 특허법에 없고, 심판단계에 이르러 특허청이 보정각하결정에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 직권으로 판단하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 심결취소 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로, 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없다 할 것이어서,

 

특허심판원은 심판절차에서 이 사건 보정각하결정에서 다루지 아니한 다른 사유인 이 사건 보정 후 출원발명의 다른 청구항의 특허청구범위가 실질적으로 확장되었다는 것을 이 사건 보정각하결정의 위법사유로 삼아 이를 직권으로 판단할 수 있다 할 것이다. 이와 달리 특허심판원이 심판절차에서 보정각하결정에서 다루지 아니한 다른 보정각하사유를 발견 하고도 특허청이 보정각하결정에 붙인 보정각하사유가 위법함을 이유로 특허청이 한 보정각하결정을 취소하는 경우, 특허청은 다른 보정각하사유를 내세워 다시 보정각하결정을 하게 될 것이 분명하므로,

 

특허심판원이 이 단계에서 보정각하결정을 취소하는 것이 반드시 출원인이 심결취소소송절차에서 보정의 적법 여부를 다투는 것에 비하여 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 더 보장되는 것이라고 보기도 어렵다. 따라서 특허심판원은 특허청이 보정각하결정에 붙이지 아니한 다른 사유를 들어 보정의 적법 여부를 직권으로 판단할 수 있다고 한 사례. 

 

참조조문 :  구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조, 제47조

 

참조판례 : 대법원 2008. 8. 21. 선고 2008후1326 판결

 

바쁜업무에 차질이 발생하지 않도록 저희 집현전특허사무소에서는 체계적으로 특허, 실용신안, 디자인, 상표등을 저렴한 비용으로 출원에서 등록 그리고 관리까지 하여 드리고 있습니다.
 
발췌:집현전특허사무소(http://www.bco.co.kr/) 특허상표무료상담전화(주간02-525-8987,야간및공휴일0505-581-1028)